Stutta svarið
Hugverkastofan metur ekki ruglingshættu með því að bera tvö orð einangruð saman. Fyrst þarf að sýna fram á eldri rétt: skráð vörumerki, vörumerkjarétt sem hefur stofnast með notkun eða heiti á virkri atvinnustarfsemi. Síðan eru auðkennin borin saman í heild, meðal annars sjónrænt, hljóðrænt og merkingarlega. Loks er metið hvort vörurnar, þjónustan og starfsemin séu svo skyld að neytendur geti ruglast á viðskiptalegum uppruna þeirra eða talið að tengsl séu milli aðila.
Skráning fyrirtækjaheitis eða léns ræður því ekki ein og sér. Fyrirtækjaheitið þarf að tengjast virkri starfsemi og vernd þess miðast við þá starfsemi sem í raun er rekin. Lén er fyrst og fremst veffang. Það getur þó orðið vörumerki ef það er notað sem auðkenni vöru eða þjónustu á markaði, hefur nægilegt sérkenni og notkunin er raunveruleg. Lýsandi lén öðlast ekki sjálfkrafa einkarétt vegna þess eins að einn aðili skráði það fyrst.
Mat á ruglingshættu er heildarmat þar sem þættirnir vegast á innbyrðis. Mikil merkjalíking getur vegið upp minni vöru- eða þjónustulíkingu og öfugt. Sameiginleg lýsandi orð hafa þó lítið vægi. Þess vegna geta sömu orð komið fyrir í tveimur auðkennum án þess að ruglingshætta teljist fyrir hendi, einkum ef myndræn framsetning, starfsemi og markhópar eru ólík.
Þrjár leiðir geta skapað eldri rétt
Vörumerkjalög nr. 45/1997 gera greinarmun á því hvernig réttur verður til:
- Skráð vörumerki nýtur verndar fyrir þær vörur og þjónustu sem skráningin nær til.
- Óskráð vörumerki getur notið verndar ef það hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu og er enn í notkun. Merkið þarf að vera skráningarhæft eða hafa öðlast sérkenni við notkun.
- Heiti á virkri atvinnustarfsemi getur staðið gegn yngri vörumerkjaskráningu ef merkið gefur tilefni til að ætla að átt sé við starfsemina.
Í 14. gr. laganna eru vörumerki og fyrirtækjaheiti sett hlið við hlið sem eldri réttindi:
Vörumerki skal ekki skrá í vörumerkjaskrá nema með samþykki viðkomandi rétthafa [...] ef hætt er við ruglingi á merkinu og [eldra] vörumerki [...] [eða] ef merki gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi.
—
Umsóknardagur yngra merkisins er ráðandi tímamark. Sá sem byggir á eldri notkun þarf að sanna að rétturinn hafi þá þegar stofnast og hafi ekki fallið niður. Eldri réttur gengur almennt fyrir yngri, en langvarandi tómlæti gagnvart yngra merki getur síðar leitt til samhliða verndar samkvæmt 8. eða 9. gr. laganna.
Fyrirtækjaskráning er upphaf en ekki lok matsins
Skráning hjá Fyrirtækjaskrá sýnir heiti og tilvist félags. Í ruglingshættumati þarf einnig að afmarka virka starfsemi þess. Almenn eða gömul starfsemislýsing í skrá segir ekki alltaf hvað félagið býður í raun fram á markaði. Gögn um vöruúrval, þjónustu, viðskiptavini, söluleiðir, auglýsingar og samfelldan rekstur geta því ráðið miklu.
Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda skýrði í VAXA-málinu nr. 5/2020 að sömu grundvallarviðmið ættu við um árekstur vörumerkis og fyrirtækjaheitis og um tvö vörumerki. Orðið VAXA var bæði fyrirtækjaheiti eldri heildsala og orðhluti yngra orð- og myndmerkis. Starfsemin annars vegar og skráðar vörur og þjónusta hins vegar voru þó ekki talin lík:
Að virtu heildarmati á þeim auðkennum sem um ræðir, sem og starfsemi áfrýjanda og þeim vörum og þjónustu sem hið skráða merki auðkennir, telur áfrýjunarnefnd ekki að merki varnaraðila gefi tilefni til að ætla að átt sé við heiti á starfsemi áfrýjanda.
—
Sama orð í heiti og vörumerki dugði því ekki. Ólík starfsemi og myndhluti yngra merkisins drógu úr ruglingshættu. Lög nr. 42/1903 gera jafnframt þá kröfu að greina megi glöggt á milli firma á sama skráningarsvæði, en sú skráningarregla kemur ekki í stað hins sértækara vörumerkjamats á starfsemi og markaði.
Lén er ekki sjálfkrafa vörumerki
Mál Hugverkastofunnar nr. 7/2021 um HEITURPOTTUR.IS dregur skýr mörk. Aðili byggði á því að hafa notað lénið við sölu og markaðssetningu. Stofnunin taldi lénið hvorki sjálfkrafa fyrirtækjaheiti né vörumerki:
Yfirleitt er ekki hægt að samsama notkun léns sem hefur aðeins upplýsingagildi um veffang eða heimasíðu, notkun vörumerkis. Til þess að lén geti verið lagt að jöfnu við vörumerki verður að vera um raunverulega notkun að ræða, þ.e. lénið verður að vera notað sem vörumerki og vera til þess fallið að greina vöru/þjónustu eins aðila frá vörum/þjónustu annarra.
—
Tvö atriði ráða því hvort lén getur orðið eldra merki. Í fyrsta lagi þarf notkun þess að vera auðkennisnotkun: neytendur þurfa að sjá lénið sem vísbendingu um viðskiptalegan uppruna, ekki aðeins slóð að vefsíðu. Í öðru lagi þarf heitið að hafa sérkenni. Orð sem lýsir beint vörunni, þjónustunni, staðsetningu eða eiginleikum hennar er veikt og þarf oft að hafa öðlast áunnið sérkenni til að njóta verndar.
Gagnleg sönnunargögn geta verið skjáskot sem eru dagsett fyrir umsóknardag, reikningar, auglýsingar, umbúðir, viðskiptaskjöl, vefumferð, fjölmiðlaumfjöllun og upplýsingar um veltu eða markaðshlutdeild. Gögnin þurfa að tengja auðkennið með nákvæmum hætti við tilteknar vörur eða þjónustu. Skráningarstaðfesting léns, netfang eða ódagsett skjáskot sýnir ekki eitt og sér að vörumerkjaréttur hafi stofnast.
Merkjalíking er sjónræn, hljóðræn og merkingarleg
Við samanburð merkja nægir ekki að telja hversu margir stafir eru sameiginlegir. Hugverkastofan horfir á:
- útlit, letur, liti, myndhluta og uppbyggingu;
- framburð og hrynjandi;
- merkingu orðanna og hugrenningartengsl;
- hvaða hlutar eru mest áberandi; og
- hvort sameiginlegu hlutarnir séu sérkennandi eða lýsandi.
Almenni neytandinn hefur yfirleitt aðeins annað merkið fyrir augum í einu og styðst við ófullkomna minnismynd. Matinu er því beint að heildaráhrifum en ekki nákvæmum samanburði hlið við hlið. Hugverkastofan lýsti matinu svo í úrskurði nr. 15/2025:
Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta er talin vera fyrir hendi er hvort sjón-, hljóð-, merkingar- og vöru- og/eða þjónustulíking er til staðar. Heildstætt mat á þessum þáttum fer fram út frá sjónarhóli neytenda [...].
—
Í því máli voru orð á borð við HOTEL, KEFLAVIK, KEF og AIRPORT talin veik eða lýsandi fyrir hótel- og flugvallartengda þjónustu. Þrátt fyrir þjónustulíkingu voru myndræn útfærsla og heildarmynd merkjanna nægilega ólíkar. Enginn fékk víðtækan einkarétt á lýsandi orðunum einum.
Vöru- og þjónustulíking fylgir markaðnum, ekki aðeins flokknum
Nice-flokkun er gagnlegt skipulagstæki en ræður ekki úrslitum um ruglingshættu. Við mat á því hvort vörur, þjónusta eða fyrirtækjastarfsemi séu skyld er meðal annars litið til:
- eðlis og tilgangs;
- notkunar og þess hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða bæti hver aðra upp;
- framleiðenda, sölustaða og dreifingarleiða; og
- markhóps og venjulegrar athygli hans við kaupin.
TAKK HOME-málið nr. 7/2017 sýnir þetta vel. Sameiginlega orðið TAKK hafði
sérkenni og merkjalíking var fyrir hendi. Eldra fyrirtækið átti jafnframt lénið
takk.is. Starfsemi þess við heildsölu hreingerningarefna og notkun á
þrifavörum var þó ekki talin lík húsgögnum og tengdum vörum yngra merkisins:
Einkaleyfastofan telur því að ruglingshætta sé ekki fyrir hendi milli merkis eiganda og skráða fyrirtækjaheitis andmælanda [...].
—
Raunveruleg notkun yngra merkis fyrir aðrar vörur en skráningin tók til var ekki metin innan andmælamálsins. Slíkur ágreiningur getur fallið undir reglur um vörumerkjabrot eða óréttmæta viðskiptahætti, og þá þarf að bera hann undir dómstóla eða Neytendastofu.
Hugverkastofan leysir aðeins úr skráningarlegu álitaefni
Andmæli eða ógildingarbeiðni hjá Hugverkastofunni beinist að því hvort merki
megi vera í vörumerkjaskrá. Stofnunin úthlutar ekki .is-lénum og úrskurðar ekki
endanlega um allar tegundir notkunar á vef, fyrirtækjaheiti eða markaðssetningu.
Ákvörðun Neytendastofu samkvæmt lögum nr. 57/2005 bindur heldur ekki
Hugverkastofuna við túlkun vörumerkjalaga.
Þess vegna þarf að haga kröfugerð í samræmi við það. Andmæli geta stöðvað eða takmarkað skráningu. Ógilding getur afmáð þegar skráð merki. Krafa vegna notkunar léns, villandi markaðssetningar, skaðabóta eða afhendingar auðkennis getur þurft annan lagagrundvöll og annan úrlausnaraðila.
Niðurstaða
Mat Hugverkastofunnar á ruglingshættu byrjar á eldri rétti og endar á líklegri skynjun neytenda. Skráð vörumerki, raunverulega notað óskráð merki og heiti á virkri atvinnustarfsemi geta öll skipt máli. Fyrirtækjaskráning og lénsskráning eru þó aðeins hluti sönnunarinnar; sýna þarf sérkenni, notkun og tengsl við þann markað sem yngra merkið sækir inn á.
Því næst fer fram tvíþætt mat: hversu lík auðkennin eru og hversu skyld framboð aðilanna eru. Lýsandi sameiginleg orð fá lítið vægi en sérkennandi og áberandi hlutar meira. Niðurstaðan ræðst því sjaldan af því hver skráði orðið, fyrirtækið eða lénið fyrstur, heldur af eldra lögvörðu auðkenni, raunverulegri starfsemi og heildarmati á líkum á ruglingi um viðskiptalegan uppruna.
Heimildir
- .
- .
- .
- .
- .
- .
This article provides general legal information, not advice for a specific matter. Laws, facts and procedural deadlines may change the result. Follow the linked primary sources and obtain local advice before acting.